Per chi ha un’attività nel nostro Paese la registrazione del marchio in Italia (o in Europa) è la scelta migliore per evitare di subire contestazioni.
Facciamo subito una premessa: registrare un marchio senza commettere errori è un’operazione delicata che richiede una strategia chiara e una serie di complesse ricerche a monte su banche dati private accessibili solo a professionisti.
Per questo motivo – e al netto del fatto che le ricerche di anteriorità minimizzano i rischi ma non li eliminano mai del tutto – bisogna sempre affidarsi all’aiuto di un esperto. Con un po’ di impegno e tempo a disposizione è possibile sbrigare tutte le pratiche in prima persona, questo è certo, ma questo vuol dire esporsi molto probabilmente a rischi che altrimenti potevano essere evitati, se non direttamente a potenziali danni economici e di immagine.
Cosa si può registrare come marchio
Non esiste un unico tipo di marchio, né la registrazione di un marchio si limita a tutelare esclusivamente “il vocabolo” che definisce un prodotto o servizio. Certo, è possibile registrare parole, ma un marchio può essere composto anche da disegni, singole lettere, numeri, suoni, particolari forme collegate al prodotto, colori o combinazioni di colori.
Pertanto, sulla base di questi elementi, i marchi si differenziano in:
- marchi denominativi (1) composti soltanto da lettere, parole, numeri o da una particolare combinazione di caratteri,
- marchi figurativi (2) composti da rappresentazioni stilizzate o da elementi grafici che possono essere definiti da una grafica o da un colore,
- marchi figurativi contenenti elementi denominativi (3), ossia costituiti da un accostamento unico di elementi denominativi e figurativi
- marchi di forma (4), come ad esempio forme in 3D che possono riferirsi al prodotto, al suo aspetto o a un particolare packaging,
- marchi di forma contenenti elementi denominativi (5), che prevedono un particolare accostamento di forme e nomi, o lettere, o parole,
- marchi di posizione (6), che si riconoscono dal punto preciso del prodotto su cui vengono apposti,
- marchi a motivi ripetuti (7), caratterizzati da un certo numero di elementi che si succedono regolarmente,
- marchi di colore unico (8) senza contorni,
- marchi di colore (9) costituiti da combinazioni regolari di colori,
- marchi sonori (10), dove un suono o la combinazione di un certo numero di suoni codificati diventa distintiva,
- marchi di movimento (11) riconoscibili dal cambio di posizione degli elementi che lo compongono
- marchi multimediali che combinano immagini, suoni e altri elementi analoghi,
- marchi olografici, nuova categoria che riguarda i marchi basati su immagini di tipo DOVIDs (Diffractive Optical Variable Image Devices).
Chi può registrare un marchio
Un marchio può essere registrato da un’azienda ma anche da una persona fisica che non possiede la Partita IVA. Eventualmente può essere intestato anche a più di una persona o impresa.
Chiunque può registrare un marchio e non è neccessaria la partiva iva
Occorre ricordare che registrare un marchio vuol dire impegnarsi a utilizzarlo, anche indirettamente, entro 5 anni dalla registrazione, perché altrimenti si rischia di vederlo decadere, perdendo così i diritti collegati a esso. Proprio per questo motivo, chi non può o non vuole utilizzare un marchio dopo averlo registrato può darlo in licenza a un’altra persona o azienda, pur mantenendone la proprietà.
Quanto costa registrare un marchio in Italia?
Il costo per la registrazione di un marchio è molto più basso di quanto si possa pensare.
Di sicuro, è inferiore alle spese legali da affrontare nel caso di un procedimento giudiziario o di una controversia nata dopo che per anni abbiamo utilizzato un marchio senza registrarlo, salvo poi scoprire che qualcun altro ci ha battuto sul tempo e lo ha fatto al posto nostro. Ed è sicuramente inferiore al costo dei danni economici e di immagine derivanti dalla scelta di non registrare il proprio marchio.
Le tasse di base sono di 177 Euro e si pagano una sola volta per 10 anni
Fatta questa doverosa premessa, la spesa per la registrazione corrisponde alle tasse richieste per legge e all’onorario del professionista: tradotto in cifre, stiamo parlando di una spesa di 500 Euro per un marchio italiano valido 10 anni per una singola categoria merceologica.
Chiaramente, il tipo di marchio che si vuole registrare (italiano, europeo, internazionale, nazionale estero), l’aggiunta di categorie merceologiche o altri servizi facoltativi, quali la ricerca di anterioritào la sorveglianza del marchio a registrazione avvenuta, comportano costi aggiuntivi che si sommano alle spese di registrazione.
Tuttavia, si tratta di un investimento intelligente che permette di essere tutelati da tutti i punti di vista ed evitare brutte sorprese. Senza entrare ora nel dettaglio, a questo proposito suggeriamo il nostro approfondimento su quanto costa registrare un marchio.
Quanto tempo ci vuole per registrare un marchio
Ricevuto l’incarico del cliente, il nostro studio, entro pochi giorni deposita la domanda di registrazione presso l’Ufficio Marchi, il quale a sua volta la valuta in via preliminare e, se non emergono particolari criticità, la pubblica nell’apposito bollettino.
La pubblicazione a cura dell’Ufficio Marchi è un momento molto importante per tre motivi:
- Si mettono a conoscenza i soggetti interessati dell’avvenuta domanda
- Di conseguenza, chi pensa ragionevolmente che il nuovo marchio leda i propri diritti, ha 3 mesi di tempo per contestarla
- Parallelamente, alla scadenza dei 3 mesi dalla pubblicazione, eventuali contestazioni del marchio potranno avvenire, in Italia, solo con una lunga (e costosa) causa in Tribunale.
A conclusione dei 3 mesi, e in assenza di contestazioni, l’Ufficio Marchi concede la registrazione. Questo procedimento ha una durata variabile che non è possibile stimare con esattezza all’inizio: in altre parole, dipende tutto dalla velocità dell’Ufficio nell’espletamento della pratica. Ad oggi, i tempi medi di concessione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono di circa 12 mesi. Ad ogni modo, i nostri professionisti monitorano l’iter, avvertendo tempestivamente il cliente riguardo alla concessione del marchio, inviando gratuitamente al cliente il relativo certificato.
I tempi medi per la registrazione di un marchio in Italia sono circa 10 mesi
Abbiamo appena descritto il caso in cui tutto procede regolarmente, ma non mancano situazioni diverse. Se qualcuno contesta la nostra domanda di deposito entro 3 mesi dalla pubblicazione, l’iter di registrazione viene interrotto e l’Ufficio Marchi apre la cosiddetta “procedura di opposizione”. Le parti – ossia chi chiede di registrare un marchio e chi contesta la legittimità della domanda – vengono informate e l’Ufficio concede loro un termine di 2 mesi (prorogabile) per trovare un accordo cosa che si verifica nella maggior parte dei casi.
Se le parti non hanno raggiunto un’intesa per la coesistenza tra i due marchi si apre la possibilità di produrre una memoria che spieghi, a seconda della posizione in cui ci troviamo, perché quel marchio va registrato oppure no. In tal caso, l’Ufficio Marchi si occupa di acquisire tutta la documentazione e segue il confronto tra le parti, pronunciandosi a favore o contro la registrazione.
Da quando un marchio si considera registrato?
Il marchio si considera “registrato ufficialmente” solo dopo che l’Ufficio Marchi ha concluso la pratica con l’emissione del certificato di registrazione. Al di là della tempistica e delle circostanze, ciò non vuol dire che nel frattempo il proprio marchio sarà privo di tutele, anzi. Una volta registrato il marchio,la legge lo difende sin dal momento del suo deposito e, anche a partire da questa data, sarà possibile difendere i propri diritti da eventuali contestazioni di terzi e, allo stesso tempo, diffidare chi eventualmente usa un marchio simile o uguale al nostro.
In altre parole, quindi, il marchio si considera tutelato retroattivamente a partire dalla data di primo deposito.
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Che cos’è un marchio registrato
Al di là delle procedure e degli enti preposti, è bene chiarire la natura di un marchio registrato e le sue caratteristiche peculiari. Si definisce marchio un segno utilizzato nel commercio per identificare un prodottoo un servizio e che, in quanto tale, permette al consumatore di distinguere l’azienda dalla concorrenza.
Il miglior modo per proteggere un marchio da contraffazione o altri utilizzi illeciti è registrarlo secondo una procedura e una strategia corretta, anche se bisogna precisare che alcuni Paesi, tra cui l’Italia, riconoscono una tutela molto debole anche ai cosiddetti “marchi di fatto”, termine utilizzato per indicare i marchi utilizzati regolarmente pur senza essere stati registrati.
Quando registri il tuo marchio ottieni il diritto di non essere contestato
Il marchio di fatto e la sua tutela di fronte alla legge è un tema molto delicato e ricco di controversie: se da un lato è possibile (solo in certi casi) far sì che un marchio di fatto goda di tutele simili a quelle riservate a un marchio registrato, dall’altro usare un marchio non registrato può comportare rischi economici e di immagine enormi. È infatti sufficiente che qualcuno registri prima di noi il marchio per costringerci a provare di fronte a un giudice di essere stati i primi a farlo e di avere una certa notorietà. Questa operazione, oltre all’onere della prova, comporta delle spese non indifferenti, molto tempo e il rischio di essere costretti a usare il nostro marchio solo dove la nostra azienda è effettivamente operativa, mentre il nostro contendente potrà farsi pubblicità e insidiarci ovunque.
Requisiti per la registrazione di un marchio
Non tutti i segni possono essere registrati. Un marchio per essere valido deve rispondere a tre requisitifondamentali:
- Capacità distintiva
- Carattere di novità
- Liceità
Capacità di novità
Il segno che si desidera registrare deve essere capace di identificare un prodotto o servizio in modo inequivocabile. La capacità distintiva di un marchio, peraltro, può derivare da altri elementi connessi al suo utilizzo o alla notorietà raggiunta grazie a esso: di conseguenza esistono marchi particolarmente deboli quanto a capacità distintiva ma che, con il tempo, possono diventare distintivi.
Capacità distintiva
Non è possibile registrare un marchio identico o simile ad altri segni utilizzati per identificare prodotti o servizi identici o simili, in quanto la somiglianza con un marchio preesistente rischia di creare confusione nei consumatori, che potrebbero per esempio essere portati a pensare che si tratti dello stesso marchio o che i due marchi simili siano associati tra di loro. Proprio per questo motivo, una ricerca di novità svolta in modo corretto serve a individuare eventuali marchi simili al nostro ed evitare di chiedere la tutela di un marchio troppo somigliante, se non uguale, a uno già registrato.
Liceità
E’ possibile registrare un marchio solo se esso non comprende segni che violano la legge, l’ordine pubblico, il buon costume. Sono inoltre vietati i marchi che tendono a ingannare il pubblico, così come quelli che violano diritti altrui. Un classico esempio è chiedere di registrare un marchio che possa risultare ingannevole per il consumatore in merito alla qualità del prodotto.
Cotonelle (con una t): marchio debole perchè la carta igienica non ha cotone
Marchio nullo perché contrario all’ordine pubblico
Cos’è un marchio debole
Il “marchio forte” è un segno che non ha alcuna attinenza con il prodotto o il servizio cui si riferisce. In questo caso, il consumatore associa il segno al prodotto anche se tra i due non esiste alcun legame logico, come succede per esempio nel caso della parola “apple” che, come sappiamo, indica un frutto e non un computer.
Se invece ci troviamo di fronte a un segno che presenta somiglianze o collegamenti logici con il prodotto o servizio cui si riferisce, con molta probabilità siamo in presenza di un “marchio debole”.
Marchio debole per frutta
Marchio forte per PC
I marchi deboli sono prevalentemente descrittivi: usano parole o termini strettamente collegati alle caratteristiche del prodotto, o termini genericamente elogiativi. Un esempio di marchio debole è DIVANI & DIVANI: il termine è descrittivo e la parola DIVANI può essere utilizzata da tutti gli operatori del settore. Se abbiamo un marchio debole dobbiamo aspettarci che i concorrenti possono legittimamente utilizzare parte del nostro marchio (o a volte tutto) compreso nel loro senza possibilità di poter attivare strumenti efficaci per impedirlo.
Marchio debole per divani
Marchio forte per divani
Durata della registrazione di un marchio
In Italia e nella maggior parte dei Paesi un marchio ha una validità di 10 anni dal momento della registrazione e può essere rinnovato per un numero infinito di volte, secondo i bisogni e gli obiettivi del titolare. La data di scadenzadi un marchio coincide con l’ultimo giorno del mese in cui è stato effettuato il primo deposito: pertanto, un marchio depositato il 10 aprile 2017 scadrà il 30 aprile 2027.
La richiesta di rinnovo va fatta nei 12 mesi antecedenti alla scadenza dei 10 anni oppure, pagando una mora, nei 6 mesi successivi a questa data.
Registrare un marchio italiano
Il principale elemento che distingue i marchi è l’estensione geografica, ossia il territorio entro cui sono tutelati: pertanto un marchio può essere italiano, europeo, internazionale o nazionale estero. In ognuno di questi casi cambia la normativa di riferimento e l’ente che lo certifica. In Italia, come detto, è attivo l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, mentre per un marchio europeo è necessario rivolgersi all’ Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale). Analogamente, i marchi internazionali sono depositati presso la Wipo (World Intellectual Property Organization).
Come registrare un marchio italiano
Un marchio italiano, come suggerito dal nome, ha valore nel nostro paese. L’ente che concede i diritti di proprietà è l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che fa capo al Ministero dello sviluppo economico.
Nello specifico, l’Ufficio Marchi si occupa di:
- ricevere le domande di registrazione di un marchio
- controllarne la regolarità amministrativa formale
- concedere o rifiutare le domande
Il nostro studio opera per via telematica inviando domanda diretta all’Ufficio Marchi e non attraverso le Camere di Commercio. Queste ultime rappresentano un iter alternativo che viene seguito da chi decide di registrare un marchio per conto proprio, senza l’ausilio di un professionista.
In questo secondo caso bisogna recarsi presso l’ufficio della Camera di Commercio competente sul territorio e seguire in prima persona tutto l’iter burocratico. Così facendo è possibile risparmiarsi l’onorario del professionista, ma al contempo si finisce per rinunciare alla consulenza precedente o successiva alla registrazione del marchio che, tra le altre cose, può comprendere una corretta ricerca di anteriorità volta a individuare marchi anteriori, o il servizio di sorveglianza necessario a difendere il marchio dopo la registrazione.
Quali diritti concede un marchio registrato
Registrare un marchio permette di essere gli unici soggetti ad avere il diritto di utilizzare un determinato segno per indicare un prodotto, un servizio o un’attività produttiva. Il segno registrato è sempre associato a una o più classi merceologiche che indicano la sfera di utilizzo: ad esempio, i marchi riferiti al settore dei prodotti chimici rientrano nella classe 1, mentre quelli relativi ai servizi di ristorazione fanno riferimento alla classe 43.
Se non registri il tuo marchio sei esposto a rischi, continuamente
Oltre a poter usare liberamente il marchio, si ottiene anche il diritto di poter contestare le domande di registrazione di un marchio simile o uguale al nostro. Infine, il terzo diritto acquisito grazie alla registrazione di un marchio è quello di non subire contestazioni da parte di terzi. Ciò è particolarmente vero se il nostro marchio è registrato da più di 5 anni in quanto, in questo caso, la legge gli attribuisce una particolare tutela che lo mette al riparo da azioni legali intentate contro di esso.
Quando conviene registrare un marchio?
A questa domanda c’è un’unica risposta: registrare un marchio conviene sempre. Quando si avvia una nuova attività o si immette sul mercato un prodotto provvisto di un nome specifico, è fondamentale minimizzare il rischio di contestazioni future.
Registrare un marchio è sempre la scelta giusta perché ti tutela
È altrettanto importante difendere la propria idea da tutti gli utilizzi illegali che potrebbero verificarsi in futuro, impedire che qualcuno registri un marchio simile al nostro e ci faccia concorrenza sleale e, ovviamente, difendersi dai tentativi di contraffazione. In altre parole, la registrazione di un marchio con l’aiuto di un professionista qualificato e la successiva sorveglianza sono gli unici elementi che permettono di tenersi al riparo, difendere il proprio lavoro, minimizzare tutti i pericoli che si possono presentare lungo la strada.